Registro De Marca – Nome Civil Ou Comercial – Ato Ilícito, de João da Gama Cerqueira

– O fato de um comerciante ou industrial requerer registro de marca na repartição competente não poderia constituir ato ilícito, nem sujeitá-lo ao ressarcimento de danos.

– Entre os sinais distintivos que podem constituir marcas se incluem os nomes civis e comerciais.

– A lei acautela o direito dos homônimos, exigindo que a marca constituída por patronímicos se revista da forma distintiva.

CONSULTA

Por contrato de 22 de setembro de 1913, devidamente arquivado na Junta Comercial, constituiu-se nesta Capital a firma solidária “Fratel i Del Guerra”, constituída peles irmãos Felippo e Aníbal Del Guerra. Após longos anos de exercício do comércio foi, em data de 30 de setembro de 1941, resolvida a dissolução da firma. E, embora só aos 16 de dezembro de 1943 tenha sido a dissolução reduzida a escrito, a escritura púbica então lavrada fêz ressalva quanto àquela data anterior, na qual ela fôra efetivamente deliberada. Nessa escritura ficou também “resolvida a amortização do passivo real mediante pagamento integral de tôdas as obrigações da sociedade, e a partilha, em partes iguais para ambos os sócios, dos valores ativos remanescentes”. De modo perfeitamente explícito, foi também declarado no instrumento o “reconhecimento formal da extinção da firma “Fratelli Del Guerra” em tôda a sua personalidade jurídica, com o conseqüente desaparecimento de sua sede”, sem que restasse “qualquer sócio remanescente”.

Tendo o seu contrato arquivado na Junta Comercial, não possuía no entanto a firma qualquer registro de nome comercial, marca, título de estabelecimento ou insígnia, a não ser o título de estabelecimento “Casa das Miudezas”, pelo qual se designava a única loja da firma, instalada na rua Florêncio de Abreu.

Ora, verificada a dissolução, e partilhados, em espécie, os bens da firma, cujo estoque foi também dividido entre os ex-sócios, duas novas sociedades se formaram: por um lado (com os bens que lhes doou seu pai Felippo Del Guerra) congregaram-se Alcides, Mário, Eliseu e Alexandre Del Guerra, para formar a sociedade por cotas “Irmãos Del Guerra Ltda.”, constituída em 7 de agôsto de 1941; por outro lado, Aníbal Del Guerra e seu filho formaram a sociedade “Del Guerra & Filho Ltda.”, constituída em 5 de setembro de 1941. Ambas as sociedades se lançaram, desde logo, na exploração do seu comércio.

Acresce que Alexandre Del Guerra, muito antes de se unir aos seus irmãos para constituir a sociedade “Irmãos Del Guerra Ltda.”, era já industrial e comerciante, com firma inscrita na Junta Comercial, desde 23 de setembro de 1933. Nesta qualidade depositou êle no Departamento Nacional da Propriedade Industrial a marca nominativa “Del Guerra”, para diversas classes de produtos. Do mesmo modo, “Del Guerra & Filho Ltda.” requereu o registro do título de estabelecimento “Casa Del Guerra”. Tanto o primeiro como a segunda se opuseram aos pedidos de registro, por via de oposições e de recursos, travando-se assim uma longa pendência no Departamento; no Conselho de Recursos e até perante o ministro do Trabalho, que deu a palavra final, pondo fim à divergência. Só a marca requerida por Alexandre Del Guerra na classe 48 (têrmo nº 88.964) foi finalmente registrada. Tôdas as demais foram denegadas, assim como o registro do título pleiteado por “Del Guerra & Filho Ltda.”, sob fundamento de que se tratava de patronímico comum aos dois grupos de comerciantes, e ao qual faltava forma distintiva.

Considerados êsses fatos, pergunta-se:

1º) O ato de requerer o registro de marcas, quaisquer que elas sejam, pode ser considerado ilícito?

2°) O registro de marcas consistentes no patronímico do comerciante ou industrial era e é permitido por lei?

3°) O fato de existir outro comerciante ou industrial com igual patronímico impede seja êste registrado como marca?

4º) O direito ao registro não é obstado apenas pela existência de registro ou depósito anterior?

5º) O fato de ser registrada a marca “Del Guerra” seria de molde a impedir que a sociedade “Del Guerra & Filho Limitada”, prosseguisse no exercício normal do seu comércio?

6°) Agiu Alexandre Del Guerra de modo ilícito, ao requerer o registro da marca “Del Guerra”? Está êle obrigado a pagar honorários de advogado despendidos por quem se opôs ao registro?

7º) O fato de um dos membros do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial (ao votar no sentido da denegação do registro) ter afirmado que o pedido envolvia “intuito” de concorrência desleal, é de molde a produzir conseqüências jurídicas, vinculando as decisões do Judiciário a êsse parecer?

8°) Se, ao requerer o registro da marca “Del Guerra”, Alexandre Del Guerra praticou ato ilícito, não é evidente que, ao requerer o do título de estabelecimento “Casa Del Guerra”, praticou “Del Guerra & Filho Ltda.” ato de igual natureza?

PARECER

A consulta junta, que vai por mim rubricada, respondo:

1. O Cód. Civil, no art. 159, dispõe que

“Aquêle que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Essa a noção de ato ilícito.

Completando a disposição transcrita, declara o art. 160 que não constituem atos ilícitos “os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Em face dessas disposições, vê-se desde logo que o fato de um comerciante ou industrial requerer registro de marca na repartição competente não poderá constituir ato ilícito, nem, em qualquer caso, sujeitá-lo ao ressarcimento de danos. O direito de requerer tais registros decorre próprio instituto das marcas, a que se liga, essa formalidade, cujo fim principal é levar ao conhecimento público que determinado sinal passou a constituir objeto exclusivo de quem o fêz registrar. Tratando-se de formalidade legal indispensável para a proteção das marcas o fato de cumpri-la não pode se caracterizar como ato ilícito: o pedido de registro nada mais será que o “exercício regular de um direito reconhecido”.

Por outro lado, o simples pedido de registro não viola, direito alheio, nem causa prejuízo a terceiros, condição de que depende o conceito de ato ilícito, segundo o Cód. Civil. É verdade que o Código da Prop. Industrial, no art. 131, quando trata das oposições, refere-se a aquêles que se julgarem prejudicados com o pedido do registro”; mas, como tive ocasião de observar em meu “Tratado da Propriedade Industrial” (vol. 2°, t. 2°, nº 70 e nota 88), “é claro que o simples pedido de registro a ninguém prejudica; prejuízo que justifica a oposição é o resultante da eventual concessão do registro”; como corretamente dispunha o dec. nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, no parág. único do art. 91:

“Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro”.

E isso é claro porque, se a marca não estiver de acôrdo com as prescrições legais, o registro será denegado, impedindo-se os prejuízos que poderiam advir de sua concessão. Ao contrário, sendo concedido o registro, presume-se a sua conformidade com a lei.

Para tal fim, aliás, foi que se criou o sistema do exame prévio, acolhido em nossa legislação. AFONSO CELSO, dando os razões per que êsse sistema foi porfiadamente sustentado no Parlamento do Império, escreveu: “importando o registro de uma marca restrição à liberdade de todos, pois dêle resulta se destacar do domínio público alguma coisa, que passa a pertencer ao domínio particular de quem o realiza, os representantes da autoridade deveriam verificar se essa apropriação fazia-se legitimamente sem ofensa de direitos adquiridos cuja segurança é também um princípio de ordem pública elevadíssima” (“Marcas Industriais”, ns. 47 e 49, pág. 58; cf. BENTO DE FARIA, “Marcas de Fábrica e de Comércio”, págs. 243-244).

O pedido de registro, em suma, é simples formalidade por meio da qual o, particular manifesta, perante a autoridade competente, a sua vontade no sentido de obter o reconhecimento de um direito de que se julga possuidor. O pedido dá origem a um processo, que se destina a verificar o concurso das condições legais de que depende êsse conhecimento e que termina pela decisão da autoridade administrativa, na qual se manifesta a vontade do Estado, deferindo ou indeferindo a pretensão do interessado. Nessas condições o pedido de registro, que não passa de mera pretensão submetida à administração pública, não poderá constituir ato ilícito.

Dir-se-á que, requerendo registro suscetível de prejudicar direitos de terceiros, o comerciante ou industrial os obriga a despesas para, a defesa dêsses direitos, pelas quais deve responder. A hipótese, porém, está prevista e regulada no artigo 95, nº 17, do Cód. da Prop. Industrial, competindo às autoridades administrativas indeferir o pedido, independentemente da intervenção da parte interessada, evitando, assim, a lesão do direito, sem a qual não se pode falar em ato ilícito. Por outro lado, o fato de requerer registro em desconformidade com, a lei não induz dolo ou culpa que acarrete a responsabilidade por perdas e danos, na forma do art. 159 do Cód. Civil.

2. No caso da consulta, trata-se do pedido de registro da marca “Del Guerra”, depositado por Alexandre Del Guerra para distinguir produtos incluídos em diversas classes da classificação anexa à lei, o qual, com exceção de uma classe, foi indeferido após longa discussão perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e o Conselho de Recursos, cabendo a decisão final ao ministro do Trabalho, como informa o consulente:

Examinando-se particularmente êsse pedido, abstração feita do que ficou exposto no parágrafo anterior, nada de ilícito nêle se encontra.

A lei entre os sinais distintivos que podem constituir marcas inclui os nomes, isto é, os nomes civis e comerciais (Código da Prop. Industrial, art. 93), dispondo a seguir, que os nomes “só poderão ser registrados como marcas, quando revestirem suficiente forma distintiva” (art. 93, parág. único). No art. 95, proíbe que se registre o “nome comercial, de que legitimamente não possa usar o registrante” (nº 4) e o “nome civil e patronímico, e a efígie, sem o expresso consentimento do titular ou seus sucessores” (n° 9). O dec. nº 16.264, de 1923, vigente na época em que os registros foram requeridos, continha disposições análogas (arts. 79 e 80, ns. 3 e 9).

Conclui-se daí que Alexandre Del Guerra podia registrar legitimamente, como marca, o seu patronímico, desde que satisfizesse à exigência regulamentar da forma distintiva, de acôrdo com o parágrafo único do art. 93 do Cód. da Prop. Industrial (vide a respeito BENTO DE FARIA, ob. cit., págs. 141-142; AFONSO CELSO, ob. cit, ns. 36 e 37, pág. 50; POUILLET, “Marques de Fabrique”, número 104; ALLART, “Marques de Fabrique”, nº 17). Sôbre êste ponto não há dúvida possível, sendo de se observar que a marca consistente no próprio nome do comerciante ou industrial era considerada, em outras tempos, como a melhor das marcas, “la plus claire et la plus sure de toutes les marques“, no dizer do relator da lei francesa de 1857. Tal direito só lhe poderia ser negado, isto é, o registro só lhe poderia ser vedado – sem, contudo, constituir ato ilícito – se a marca fôsse suscetível de se confundir com outra anteriormente registrada para distinguir produto ou artigo da mesma classe como dispunha o art. 80, nº 7, do regulamento de 1923, ou para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim, como dispõe o atual Cód. da Prop. Industrial. Essa hipótese, entretanto, não se verificou, como se deduz não só da consulta, como também da contrafé e da sentença que a acompanham.

Esta mesma tese foi sustentada no parecer do consultor jurídico do Ministério do Trabalho, ALFREDO E. DA ROCHA LEÃO, no processo do recurso interposto por Alexandre Del Guerra, conforme se lê no “Diário Oficial” (Seção III) de 17 de dezembro de 1951:

“Com efeito, qualquer nome, inclusive o do próprio comerciante, pode ser utilizado como elemento de marca, mas o nome em abstrato não pode constituir marca. O nome pode ser elemento de marca, desde que apresentado de modo a impossibilitar confusão com outra marca em que apareça o mesmo nome. Esta é a verdade, e não ficou de modo algum infirmada pelo arrazoado do recorrente”.

No mesmo parecer invocou-se a opinião do consultor jurídico efetivo do Ministério, segundo a qual “o nome Del Guerra pertence, pelo seu próprio caráter de patronímico, a todos os integrantes dos dois grupos, e sob forma de propriedade industrial não se apresenta, pelos motivos expostos, como suscetível de uso exclusivo por qualquer dêles, podendo, por conseguinte, ser usado quando seguido de designação distintiva”.

Assim, pois, não havendo marca anteriormente registrada com o nome “Del Guerra”, o requerente tinha caminho aberto para obter o seu registro, de acôrdo com a lei.

Incoerentemente, porém, o parecer, depois de reconhecer o direito de Alexandre Del Guerra ao abuso do seu patronímico como marca – direito que não lhe poderia ser negado sem se negar a lei – concluiu pelo não-provimento do recurso. A solução correta, que, aliás, devia ser dada, desde o início, pelo diretor do Departamento, era ordenar a apresentação de novos exemplares da marca, de acôrdo com o parág. único do art. 93 do Cód. da Prop. Industrial, isto é, revestida de forma distintiva, se essa exigência legal não tivesse sido satisfeita.

Não vejo, pois, como se considerar ilícito o procedimento do consulente, tanto mais que as questões relativas ao uso do patronímico como marca dão lugar a intrincadas controvérsias em que à dificuldade da solução jurídica se alia, freqüentemente, a animosidade das partes, sobretudo quando se trata de parentes desavindos. No, caso da consulta, os processos que percorreram todos os graus da instância administrativa, suscitando grande polêmica e dando lugar a extensos pareceres, bem demonstra que a matéria não era pacífica, o que afasta a idéia de malícia ou má-fé por parte do requerente dos registros. Aliás, o fato de um dêles ter sido concedido pelas autoridades competentes corrobora êste ponto de vista.

3. O consulente anexou à consulta a sentença proferida na ação de perdas e danos movida contra Alexandre Del Guerra, solicitando que me pronuncie sôbre os seus fundamentos.

A sentença, a meu ver, incorreu, de início, em grave equívoco que, certamente, terá influído, de modo decisivo para a conclusão a que chegou o ilustrado magistrado. Lê-se, de fato, na sentença: “Todavia, não há dúvida de que a autora teve necessidade de impugnar os registros pedidos pelo réu, e se o não fizesse veria os produtos com que negocia excluídos de seu comércio, pois ficariam com exclusividade do réu e posteriormente dêle e de seus irmãos…” Em seguida, acrescenta: “Dêsse conjunto de fatos, provados documentalmente (?) nos autos, ressalta que realmente o réu visou prejudicar a firma autora, fato êsse que ficou frisado e reconhecido no julgamento que indeferiu o registro de alguns produtos que o réu pretendera registrar no Departamento de Propriedade Industrial e de Marcas e Comércio” (aliás Departamento Nacional da Propriedade Industrial). “Assim sendo, causou prejuízo, forçando a firma autora a gastos com advogado para defender os seus direitos”.

Ora, no caso, trata-se de simples registros de marcas, que não importam exclusividade dos produtos por elas assinalados, os quais não ficariam excluídos do comércio da autora, nem passariam para “a, exclusividade do réu”; como disse a sentença. A lei não conhece “registros de produtos” com o efeito de lhes monopolizar a indústria ou o comércio.

Baseou-se, ainda, o juiz, na alegação da autora de que o réu agiu ilicitamente como foi reconhecido pela decisão do Departamento de Registros Industriais” (sic), ao passo que, em relação ao pedido de registro da autora (também recusado), “não foi reconhecido pelo Departamento de Registros de Marcas e Comércio (sic) qualquer dolo ou ilicitude”. Êsse, porém, não foi o fundamento da decisão administrativa.

Ainda, porém, que o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou o Conselho de Recursos, se houvesse pronunciado nesse sentido, êsse fato não poderia constituir fundamento para a sentença: 1º) porque as decisões dêsses órgãos não são conclusivas para o Poder Judiciário, mas, ao contrário, estão sujeitas ao seu contrôle e revisão, como todos os atos administrativos; 2º) porque, tôda vez que aquêles órgãos se manifestam sôbre questões dessa natureza exorbitam de suas atribuições regulamentares, invadindo a esfera das atribuições do Poder Judiciário. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial é simples repartição de registro, cuja única função é verificar se o registro requerido pode ou não ser concedido, de acôrdo com a lei. Não lhe cabe decidir questões de direito privado.

Por último, não cuidou o juiz de demonstrar que o réu praticou ato ilícito, prejudicial à autora. O simples fato de requerer registros de marcas não constitui ato ilícito, como acima ficou exposto. E se a autora julgou conveniente aos seus interêsses contratar advogado para intervir no processo, a isso não estava obrigada, pois, independentemente de oposição de parte interessada, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial tem não apenas a faculdade, mas o dever de indeferir os pedidos, quando contrários à lei. A perigosa tese da sentença, se consagrada pelos Tribunais, constituirá grave ameaça a pairar sôbre o comércio e a indústria, que se sentiriam constrangidos ao requerer registros de marca diante do perigo de responderem por perdas e danos, sempre que não os obtivessem.

Observe-se, ainda, que, ao fixar o quantum da indenização, o juiz decidiu arbitràriamente, por não ter elementos para estimar o valor dos honorários do advogado da autora, contentando-se com a exibição do recibo de pagamento de Cr$ 50.000,00, quantia que reduziu para Cr$ 30.000,00 “porque os honorários de advogado a que se refere a fls., não foram só para a impugnação dos registros pretendidos pelo réu, mas também para obter os registros pretendidos pela firma autora, e assim sendo não é justo que o réu pague a totalidade dos honorários pretendidos”.

4. À vista do exposto, respondo aos quesitos formulados:

1º) De acôrdo com a exposição feita, o ato de requerer registro de marca não pede ser considerado ato ilícito.

2°) O registro de marcas consistentes no patronímico do comerciante ou industrial é permitido pela lei, como ficou demonstrado. O nome patronímico é considerado pela unanimidade da doutrina como sinal suscetível de constituir marca.

3º) Não. A lei, aliás, acautela o direito dos homônimos, exigindo que a marca constituída por patronímicos se revista de forma distintiva.

4º) Sim, na forma do art. 80, números 6º e 7º, do dec. nº 16.264, de 1923, do art. 95, nº 17, do Cód. da Propriedade Industrial, o direito ao registro só é obstado pela existência de registro anterior, como já ficou exposto.

5°) Evidentemente não; e nisso, exatamente, reside o equívoco em que se baseou a sentença. Não obstante o registro da marca “Del Guerra”, a sociedade “Del Guerra & Filho Ltda.” poderia continuar a comerciar normalmente com os mesmos produtos ou artigos, sob marcas diferentes.

6°) A resposta a êste quesito já ficou dada na exposição feita. Alexandre Del Guerra não agiu de modo ilícito, não estando, por isso, obrigado a pagar os honorários em questão.

7º) A resposta encontra-se, igualmente, na exposição supra.

8º) Sim. A se admitir, por absurdo, que o pedido de registro feito por Alexandre Del Guerra constituiu ato ilícito, a mesma eiva, caracterizaria o pedido de registro do título de estabelecimento “Casa Del Guerra” depositado pela firma “Del Guerra & Filho Ltda.”.

Este é o meu parecer, s. m. j.

São Paulo, 21 de novembro de 1955. – João da Gama Cerqueira, advogado em São Paulo.

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