De acordo com o art. 211 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”, sendo que “a decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro” (parágrafo único).

São basicamente três os efeitos do registro dos contratos de transferência de tecnologia no INPI: (i) legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada; (ii) permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica; e (iii) produzir efeitos em relação a terceiros.

Resta saber, porém, o seguinte: o dispositivo legal em questão autoriza o INPI a rever o próprio mérito dos contratos submetidos a registro na autarquia ou estabelece uma mera função registral? Exemplificando: poderia o INPI alterar cláusulas contratuais que considere ilegais/abusivas ou isso configuraria uma extrapolação de sua missão institucional nessa seara?

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, especializado em causas ligadas ao direito de propriedade industrial em razão de o INPI ser sediado no Rio de Janeiro, decidiu que “a atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação”, tendo a autarquia “o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal”.

No dia 16 de fevereiro de 2017, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou recurso contra essa decisão do TRF4, mas a irresignação foi desprovida nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I – Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

II – Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ.

III – A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.

IV – A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V – Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições.

VI – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

(REsp 1200528/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

A Corte Superior entendeu que, embora o art. 211 da LPI determine apenas que o INPI “fará o registro” dos contratos a ele submetidos, “nada deliberando sobre a possibilidade de intervenções contratuais”, existe outro dispositivo legal que autoriza essa atuação interventiva da autarquia especializada, que é o art. 2º da Lei 5.648/1970, cuja redação atual tem o seguinte teor: “o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

De acordo com o voto condutor do acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ, o art. 2º da Lei 5.648/1970 expressa uma cláusula geral de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica da propriedade industrial, devendo o julgador interpretá-la da forma mais abrangente possível, inclusive permitindo que o INPI proceda a intervenções contratuais naqueles acordos que devem ser submetidos ao seu registro.

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