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Há marcas que possuem proteção em qualquer ramo de atividade, configurando exceção ao princípio da especificidade/especialidade da proteção marcária. Trata-se da marca de alto renome, a qual, conforme disposto no art. 125 da LPI, tem proteção em todos os ramos de atividade. Eis o teor da regra em comento: “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, por exemplo, que a marca “Ford” é de alto renome, tendo proteção em todos os ramos de atividade.

Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca “Ford”. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei n.º 9.279/96, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126); quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido. (REsp 758.597/DF, Rel. Min. Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, 3.ª Turma, j. 18.04.2006, DJ 30.06.2006, p. 218)

A marca Yahoo, porém, não foi considerada de alto renome, e por isso as empresas Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil, donas dessa marca no mercado da internet, não conseguiram impedir o registro e o uso de marca idêntica pela empresa Arcor do Brasil, que a utiliza para identificar uma goma de mascar.

Registre-se que o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (especializado em causas sobre propriedade industrial, porque tem sede no Rio de Janeiro e, consequentemente, julga constantemente as demandas em face do INPI, que tem sede na mesma cidade) entende que não cabe ao poder Judiciário declarar que uma marca possui “alto renome”, sendo isso matéria de fato que compete apenas ao INPI analisar.

Direito processual civil e da propriedade industrial. Ação rescisória. Declaração judicial de notoriedade da marca ABSOLUT. Impossibilidade. Procedência do pedido rescindendo. Necessidade de observância do procedimento previsto na Resolução 110-2004 do INPI.

I – O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama.

II – É tarefa da justificação (art. 861 do Código de Processo Civil) e não da declaração judicial (art. 4.º do Código de Processo Civil) a de documentar a existência de fato para utilização futura.

III – Procedência do pedido rescindendo, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil, para desconstituir o decisum que declarou in abstracto da notoriedade da marca ABSOLUT.

IV – Improcedência do pedido da ação principal, de molde a permitir a verificação do alto renome da marca ABSOLUT pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a partir do procedimento previsto na Resolução n.º 110-2004.

(TRF 2.ª Região, Ação Rescisória 2007.02.01.013373-4, Rel. Des. André Fontes, decisão em 26.06.2008)

A referida decisão do TRF da 2.ª Região estava de acordo com a Resolução 121/2005 do próprio INPI, segundo a qual a proteção especial conferida pelas marcas de alto renome deveria ser requerida ao INPI, incidentalmente, como matéria de defesa, quando da apresentação de oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro. O INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade na qual foi alegado o alto renome da marca, decidiria se a alegação era procedente. Em caso afirmativo, negaria o pedido de registro de nova marca ou determinaria a nulidade do registro de marca já registrada, e ainda promoveria a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que seria mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.

O próprio STJ já decidiu que cabe ao INPI decidir se uma marca é de alto renome ou não, conforme demonstra o seguinte precedente:

Agravo Regimental em Recurso Especial. Direito Empresarial. Marca. Marca de alto renome. Atribuição do INPI.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como “marca de alto renome” e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes.

2. Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI.

3. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1165653/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª Turma, j. 17.09.2013, DJe 02.10.2013)

No entanto, no próprio caso da marca Absolut acima mencionado, o STJ decidiu que, embora caiba realmente ao INPI decidir se uma marca é de alto renome ou não, a autarquia deve, caso o titular da marca requeira, fazer isso não apenas num caso concreto e de forma incidental, como era previsto em sua Resolução 121/2005, mas também de forma autônoma e abstrata. Confira-se a ementa do acórdão:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. . A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1162281/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)

Resumindo, o entendimento do STJ foi o seguinte: cabe ao INPI dizer se uma marca é de alto renome ou não; caso inexista uma declaração administrativa do INPI nesse sentido em relação a uma determinada marca, o titular pode requerê-la, não apenas num caso concreto e pela via incidental, como era previsto na Resolução 121/2005 da autarquia, mas também de forma autônoma e abstrata; se o INPI não emitisse tal declaração, mesmo tendo a parte requerido, ainda assim não caberia ao Judiciário fazê-lo, cabendo a ele, nessa situação, apenas adotar medidas para forçar a manifestação do INPI.

Pois bem. Em obediência a essa decisão do STJ, o INPI acabou alterando o seu regramento interno com a edição da Resolução 107/2013, a qual definiu o que se considera marca de alto renome, previu um procedimento autônomo para o seu reconhecimento e aumentou o prazo de sua anotação, de 5 para 10 anos. Confiram-se, a propósito, os seguintes dispositivos da norma:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

(…)

§ 2º O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

(…)

Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:

I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;

II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

(…)

Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotará esta condição no registro da marca que ensejou tal condição.

Parágrafo único. Tal anotação perdurará por 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I. Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;

II. Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 desta Resolução.

Art. 9º Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente Resolução.

Acerca desses arts. 8º e 9º da Resolução 107/2013 do INPI, é importante frisar que o STJ já as considerou legítimas, decidindo, no caso da marca Goodyear, que uma marca não pode ser considerada de alto renome eternamente. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO INPI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL AO REGISTRO. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DO ÓRGÃO COMPETENTE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por GOODYEAR nos autos de ação ordinária proposta contra o INPI objetivando o reconhecimento do alto renome de sua marca. O Juízo de primeira instância determinou a anotação de alto renome, excluindo-se a delimitação de prazo de validade temporal ao registro. Referida decisão monocrática foi reformada pelo TRF da 2ª Região, que reconheceu a incidência, no caso concreto, da superveniente Resolução nº 121/2005 do INPI e delimitou a vigência do registro ao prazo normativo de 5 (cinco) anos.

2. Transitada em julgado a sentença de mérito, opera-se o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada. A partir do trânsito, inclusive por expressa disposição legal, “reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.

3. A superveniência da Resolução nº 121/2005 do INPI não alterou o conteúdo do que foi decidido no título judicial. A marca da recorrente foi reconhecida como de alto renome e assim permaneceu.

4. Acolher a pretensão da recorrente e anotar o alto renome de sua marca sem prazo de validade seria o mesmo que conceder um direito perpétuo e ilimitado no tempo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1207026/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 20/03/2015)

* Extraído do livro Direito Empresarial Esquematizado, 6ª edição, da editora Método.

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